Marcas notorias son reconocidas por la Oficina de Propiedad Intelectual venezolana

Este artículo fue publicado en WTR Daily, parte de World Trademark Review, en junio 2022. Para mayor información, por favor visita www.worldtrademarkreview.com.

Caracas, Junio 7, 2022. El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) en recientes decisiones sienta los lineamientos y el criterio para el reconocimiento de las marcas notorias en Venezuela, con base en los estándares previstas en el Convenio de Paris y en el Convenio TRIPS de la Organización Mundial del Comercio.

En esta oportunidad, el SAPI reconoce la condición de notoriedad de las marcas “BETTY CROCKER” y “BLUE CROSS”, declarando con lugar las oposiciones presentadas por General Mills Inc. y Blue Cross y Blue Shield Association, respectivamente, en contra del registro de los signos “BETTY CROQUER”, para identificar servicios y productos incluidos en las clases 38, 42 y 16 internacional y “CRUZ AZUL PREMIUM”, en la clase 36 internacional.

La Oficina de Registro con base en las disposiciones del Artículo 6 Bis del Convenio de París, señala que la condición de notoriedad de una marca podrá ser reconocida de oficio o a instancia del interesado. Asimismo, que la norma es aplicable tanto a las marcas de productos y servicios, y, de gran relevancia, la interpretación por la cual consideran que no es necesario exigir que la marca notoriamente conocida este registrada en Venezuela. En este sentido, la oficina de registro entiende y encuentra justificación al reconocimiento excepcional de las marcas notorias, en la protección tanto de los consumidores como de los titulares de actos de competencia desleal, como resultado del uso de una marca similar.

En cuanto al uso o registro de la marca notoria en el país para poder optar al reconocimiento de esa condición, la Oficina de Registro indica que “la marca de productos o servicios puede ser notoriamente conocida en un país antes de ser registrada en él, en vista de los efectos provocados por la publicidad en otros países, aún antes de que se utilice en ese país”. De allí que, bajo este criterio, disponen que no se debe exigir el registro ni el uso de una marca notoriamente conocida en el país para que se reconozca su protección, solo bastando que se pruebe su uso o registro en cualquiera de los países miembros del Convenio de París.

De la interpretación del artículo 16 del TRIPS, se entiende que la notoriedad de un signo será determinada con base al grado de conocimiento de la marca en el sector del mercado pertinente, así como, que dicha protección rompe con el principio de la especialidad, reconociéndose para productos o servicios aun cuando no sean similares.

La Oficina de Registro entiende que las causas que pueden llevar a que una marca pueda convertirse en notoria son diversas y que éstas obedecen a condiciones del mercado, tales como, intensidad publicitaria, calidad de los productos, uso de la marca, con lo cual resultan absolutamente independientes a la existencia de un registro marcario, pues se valoran hechos que pueden haber ocurrido o desarrollado fuera del territorio donde se solicita la protección.

En relación con la prueba de notoriedad, la decisión acoge el criterio según el cual la notoriedad debe probarse por aquel que reclame su titularidad, usando como referencia para su evaluación los lineamientos dispuestos en las interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino, tales como:

La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada;
La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;
La antigüedad de la marca y su uso constante;
El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

En los casos particulares entre las pruebas de notoriedad aportadas por los solicitantes y que sirvieron para que el examinador determinara la condición de notoriedad de las marcas “BETTY CROCKER” y “BLUE CROSS”, se encuentra una declaración jurada en la que se expone lo siguiente:

Parte de la historia de la empresa y de la marca que pretende la protección, así como su origen e importancia, mencionando el año en que fue creada
Datos sobre el tamaño de la empresa, tales como la cantidad de empleados, el monto de las ventas anuales.
Referencias acerca de la presencia de la marca en diversos países del mundo, incluidos algunos latinoamericanos.
Copia de los registros de la marca en distintos países.
Gastos asociados a la publicidad de la marca
Diversos materiales impresos, tales como, ilustraciones, empaques, revistas, afiches, copias de anuncios publicitarios en periódicos norteamericanos y folletos.

Este precedente resulta de gran interés tomando en cuenta que nuestra Ley de Propiedad Industrial de 1955, restituida en el 2008 con la salida de Venezuela de la Comunidad Andina (CAN), no establece disposiciones relativas a la notoriedad. De allí que, dichas decisiones ratifican la decisión del SAPI emitida en octubre de 2020, por la cual las provisiones del Convenio de París y el TRIPS son de aplicación directa y prevalecen sobre la Ley de Propiedad Industrial, cuando resulten favorables a los titulares de derechos de propiedad industrial.